23 Cdo 4909/2009
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka
Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve
věci žalobkyně ENERGETEC Gesellschaft für Energietechnik mbH, se sídlem v
Neuwarmbüchener Str. 2, 30916 Isernhagen, Spolková republika Německo,
zastoupené JUDr. Karlem Čermákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Národní 32,
proti žalované EURO TEPLO s.r.o., se sídlem v Praze 5, Radlická 120, PSČ 158
00, IČO 26333384, zastoupené JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem, se sídlem v
Praze 2, Vinohradská 37, o ochranu práv z ochranné známky Společenství, vedené
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 33/2007, o dovolání žalobkyně proti
rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo
378/2008-328, takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo
378/2008-328, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2008, č. j.
32 Cm 33/2007-258, se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu
řízení.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. srpna 2008, č. j. 32 Cm 33/2007-258,
zamítl žalobu s návrhem, aby byla žalovaná povinna zdržet se výroby, propagace
a uvádění na trh teplovzdušných kamen, jejichž vnější tvar je tvořen válcově
uspořádanou spalovací komorou, kterou vedou konvekční trubky uspořádané
symetricky střídavě z obou stran takovým způsobem, že bezprostředně za sebou ve
směru osy kamen obklopují z levé a pravé strany spalovací komoru přes polovinu
obvodu zespodu směrem vzhůru a přitom lze rozeznat jejich hřebenovité
uspořádání s vnějšími otvory podél spodního i podél horního okraje spalovací
komory, přičemž úseky stěn nalézající se mezi konvenčními trubkami jsou zahnuty
stejným způsobem jako konvekční trubky (výrok pod bodem I.1), aby byla žalovaná
povinna popsaná teplovzdušná kamna stáhnout z trhu (výrok pod bodem I.2), aby
žalovaná byla povinna jí vyrobená a dosud skladovaná nebo z trhu stažená
popsaná teplovzdušná kamna zničit (výrok pod bodem I.3) a aby byla žalovaná na
své náklady povinna uveřejnit výrokovou část rozsudku s identifikačními údaji
stran řízení formou placeného inzerátu o rozměrech ? strany v celostátních
vydáních deníků Hospodářské noviny, MF DNES a Právo (výrok pod bodem I.4), a
rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body II a III). Žalobkyně dovozuje svůj nárok z titulu majitele ochranných známek Společenství
č. 3723822 a 3763224. Obě tyto ochranné známky jsou dosud účinné na území České
republiky s prioritou od 1. 5. 2004 a chrání kamna v mezinárodní třídě 11. Soud prvního stupně ze znaleckého posudku znalce prof. Ing. F. H., CSc. z 27. 3. 2008 zjistil, že konstrukce kamen vychází z původního amerického patentu,
který je v zásadě totožný s kamny, které vyrábí jak žalobkyně, tak žalovaná. Toto stávající řešení je nejen důležité pro účinnost a efektivitu výrobku, ale
zejména i pro dlouhodobou spolehlivou životnost výrobku. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalované svědčí právo předchozího
uživatele ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., neboť kamna, jejichž
technické řešení je ve skutečnosti předmětem tohoto sporu, vyráběla a uváděla
na trh před právem přednosti obou těchto ochranných známek, tedy před 1. 5. 2004. Soud dospěl i k závěru, že za žalobou podanou v této věci je snaha bránit
žalované používat volné technické řešení, původně chráněné americkým patentem,
a omezit tak konkurenci. Takové jednání, tedy spekulativní registrace
ochranných známek nikoli v dobré víře a jejich formální užívání k omezování
konkurence, je obcházením zákona a je i v rozporu s dobrými mravy a zásadami
poctivého obchodního styku, a proto nemůže požívat soudní ochrany, neboť byť i
formálně nabyté právo nesmí být použito v rozporu se zásadami spravedlivé a
rovné soutěže a poctivého obchodního styku. Shodně se znaleckým posudkem dospěl soud prvního stupně k závěru, že tvar
předmětných kamen vycházející z původního amerického patentového řešení, které
je již dnes k volnému použití, je determinován předem stanovenými požadavky na
dosažení technického výsledku a užitné hodnoty kamen a že práva k výsledkům
technického řešení nelze chránit prostorovou ochrannou známkou na dobu časově
neomezenou, když navíc žalobkyně ani neprokázala, že by žalovaná takto
umisťovala označení žalobkyně na výrobky nebo jejich obaly, nabízela, dovážela
nebo užívala v listinách nebo v reklamě pod sporným označením. Z výše uvedených důvodů soud prvního stupně žalobu v plném rozsahu zamítl. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo 378/2008-328, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o
náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud odmítl tvrzení žalobkyně, že uplatněné nároky jsou rovněž nároky
z nekalé soutěže podle § 53 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“),
jelikož to považoval za nepřípustné uplatnění nových nároků ve smyslu § 216
odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Jelikož tvrzené porušování práv k ochranné známce Společenství započalo po
přistoupení České republiky do Evropské unie, vycházel odvolací soud z nařízení
Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dále též jako „nařízení“),
a ve věcech neupravených nařízením pak podle čl. 97 odst. 1 nařízení z
vnitrostátní právní úpravy, tj. včetně zákona č. 441/2003 Sb. Z právní úpravy (čl. 2 První směrnice č. 89/104/ES i čl.
4 nařízení) i
judikatury Evropského soudního dvora (ESD - nyní Soudního dvora Evropské unie,
dále jako „SDEU“) vyplývá, že trojrozměrný tvar výrobku může být ochrannou
známkou, pokud je a) schopný grafického ztvárnění a b) schopný rozlišit výrobky
a služby jednoho podniku od výrobků a služeb druhého podniku. Žalobkyně tedy má
podle článku 9 nařízení právo jako vlastník ochranných známek známku užívat a
právo zakázat takové užívání třetím osobám, přičemž podle článku 95 odst. 1
nařízení soud zásadně vychází z platnosti ochranné známky. Bylo tedy nadbytečné
zabývat se okolnostmi, jež žalovaná tvrdila k důvodům zápisné nezpůsobilosti
daných označení, nedostatku dobré víry žalobkyně při přihlášení ochranných
známek a jejího jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Podle názoru odvolacího soudu formulace žalobního návrhu neodpovídá vymezení
skutku, žalobnímu tvrzení, neodpovídá povaze práva, jež žalobkyně uplatnila. Podle ustálené judikatury SDEU je základní funkcí ochranné známky zaručit
spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby
označených ochrannou známkou tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit toto
zboží nebo tuto službu od zboží nebo služeb, které mají jiný původ. Ochranné
známky chrání určitý tvar (produktu, pro nějž je známka zapsána) a opět jen
výhradně s určitým tvarem (produktu) mohou být poměřeny pro zjištění, zda jde o
tvar totožný, podobný či rozdílný, přičemž je zcela nerozhodné, co vlastně
(jaké části, v jaké dílčí podobě a z jakého materiálu) vytváří souhrn prvků v
celku spojených do určitého výsledného tvaru (podoby výrobku), jenž jedině je
chráněn. Jak z osvědčení a výpisu z registru ochranných známek plyne, chráněn
je zde určitý výsledný tvar produktu, jenž je prostorově určen geometrickými
hledisky a veličinami, včetně poměrů velikostí. To, co žalobkyně v petitu
žaloby vymezila, je popis funkčního technického řešení, nikoli tvar, pro který
je vlastní funkce jednotlivých částí, z nichž se výrobek skládá, zcela
nepodstatná. Těm označením, jež jsou zachycena v osvědčení o zápise ochranných
známek, a lze je vizuálně seznat, popis užitý žalobkyní k určení žalovanou
užívaného tvaru výrobku nijak nekoresponduje. Již z tohoto důvodu pro tvrzenému
právu neodpovídající znění požadavků žalobkyně vyhovět žalobě ani nelze. Odvolací soud dovodil, že podle čl. 95 nařízení platí, že žalovaná má v daném
řízení vedeném podle čl. 92 písm. a) nařízení možnost vznést námitku
neplatnosti mj. z důvodu vlastních prioritně starších práv [čl. 52 odst. 1
písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení]. Vlastní úprava účinků ochranné známky dle
oddílu 2 hlavy II nařízení neupravuje sama výslovně omezení práva vlastníka
ochranné známky právem držitele nezapsaného označení. Z toho důvodu ve smyslu
čl. 14 odst. 1 nařízení soud prvního stupně nepochybil, když zkoumal k
přípustné námitce žalované oprávněnost jejího tvrzení, že jí svědčí ve vztahu k
oběma známkám žalobkyně právo předchozího uživatele označení podle § 10 odst. 2
zákona o ochranných známkách. Žalovaná tuto svou námitku prokázala, neboť v
řízení bylo zjištěno, že již dne 25. 4.
2002 a 1. 11. 2002 získala žalovaná pro
svá kamna BURRIAN (jejichž tvar má dle žalobkyně být shodný s tvarem zachyceným
v ochranných známkách) u Strojírenského zkušebního ústavu s. p. certifikaci,
kamna byla od roku 2002 uváděna na trh, žalovaná měla v úmyslu je vystavovat v
M. v březnu 2004. Tato kamna vycházejí ze stejného principu a technického
řešení (původně chráněného patentově). Údaj o tom, kdo ten který výrobek
dodává, včetně jeho názvu, je údajem v tomto podstatným, což dle názoru
odvolacího soudu vylučuje, aby byl případný zákazník a odběratel účastníků
jakkoli maten či klamán o tom, kdo mu výrobky nabízí a dodává. Odvolací soud
dospěl k závěru, že pro jednání žalované chybí způsobilost vyvolat nebezpečí
záměny či klamnou představu o účastnících či jejich produkci, a již proto nelze
dovodit jednání v rozporu s dobrými mravy, a tedy i právem. Pokud žalobkyně
poukazovala na podobnost názvů produktu (Bullerjan a BURRIAN) účastníků,
odvolací soud tuto okolnost neshledal za podstatnou, jelikož žalobkyně žádný
nárok ve vztahu k tomuto označení neuplatnila. Odvolací soud proto uzavřel, že práva žalobkyně k ochranné známce Společenství
nebyla žalovanou porušena, a proto rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Jeho přípustnost zakládá
na § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přičemž zásadní právní význam napadeného
rozhodnutí shledává v nesprávné aplikaci a výkladu předpisů Evropské unie,
zejména nařízení č. 40/94, o ochranné známce Společenství. Dovolatelka namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.], spočívající v
tom, že navržené důkazy nebyly provedeny úplně, zejména žalobkyní navržené
důkazy o dřívějším užívání byly shledány jako irelevantní, a tudíž nebyly vzaty
v potaz. Z toho vyplývá i nesprávné posouzení příslušných národních předpisů a
jejich chybná aplikace, což ve výsledku vedlo k vadnému rozhodnutí ve věci
samé. Nesprávně je vylíčen skutkový stav konstatovaný jako nesporný, tj. že
žalovaná užívala své označení, tj. předmětný tvar kamen, na území České
republiky dříve než žalobkyně. Toto nebylo nikdy nesporné, naopak žalobkyně
prokázala opak. Výklad námitky předchozího užívání podle národních právních
ustanovení (§ 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách) a její
zaměnění za námitku dle čl. 95 odst. 3 nařízení je hrubou vadou řízení, jelikož
soud tímto šel nad rámec obranných návrhů žalované. Dovolatelka dále uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s.
ř., tedy nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem. Podle dovolatelky
jsou ustanovení národního práva aplikovatelná jen co se týká známkové ochrany,
nikoli co se týče prosazování práva z národní známky (nezapsaného označení)
oproti ochranné známce Společenství. To se má řídit nařízením o ochranné známce
Společenství, a to konkrétně možnostmi stanovenými v čl. 52, 95 a 96 nařízení.
Odvolací soud tento výčet doplnil o možnost ustanovení § 10 odst. 2 zákona o
ochranných známkách, čímž porušil komunitární právo. Dle nařízení je možné
aplikovat vnitrostátní předpisy jen v případech, které nejsou upraveny v
nařízení. Na otázku omezení účinků ochranné známky je tak přímo aplikovatelné
nařízení.
Soud přehlédl skutečnost, že žalovaná nevznesla jakoukoli námitku dle čl. 95
odst. 3 nařízení. Pak by bývalo bylo nutné, aby se žalovaná dovolávala
prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. To se bezesporu nestalo.
Žalovaná tak svoje právo výslovně (a taxativně) stanovené v nařízení nevyužila.
Přeměna námitky předchozího užívání dle národního ustanovení § 10 odst. 2
zákona o ochranných známkách v námitku dle čl. 95 odst. 3 nařízení, kterou
provedl odvolací soud, nepřichází dle dovolatelky v úvahu.
Současně nebyly naplněny ani předpoklady neplatnosti namítaných ochranných
známek z důvodu starších práv k nezapsanému označení podle čl. 52 odst. 1 ve
spojení s čl. 8 nařízení, jelikož všeobecná známost označení užívaného
žalovaným nebyla ani tvrzena, ani prokázána.
Dovolatelka trvá na tom, že předpoklady § 10 odst. 2 zákona o ochranných
známkách neměly být zkoumány vůbec, a to ani přímo, ani jako přeměna v námitku
podle čl. 95 odst. 3 nařízení. Přesto namítá, že námitka užívání podle § 10
odst. 2 zákona o ochranných známkách je irelevantní, jelikož užívání nebylo v
souladu s právem České republiky.
Odvolací soud dospěl dle dovolatelky k nesprávnému závěru, že nedošlo k žádnému
protiprávnímu napodobení dříve na český trh dodávaného výrobku žalobkyně, neboť
(chybně vycházeje ze znaleckého posudku) se jedná o tvar, který v základních
charakteristických rysech vychází ze stejného technického řešení a který je s
ohledem na optimální funkci výrobku nutný a jen velmi omezeně měnitelný, a to z
následujících důvodů. Znalecký posudek neměl být vůbec brán v potaz. Žalobkyní
vznesené námitky k protiprávnosti užívání žalovanou byly posouzeny neúplně a
nesprávným způsobem, jelikož posouzení protiprávnosti užívání žalovanou na
základě nekalosoutěžních a známkoprávních ustanovení buď úplně chybí nebo bylo
provedeno zcela nedostačujícím způsobem. Technická podmíněnost tvaru výrobku by
byla relevantní pouze v rámci ustanovení § 47 odst. 3 obch. zák. Soudy
nedostatečně zkoumaly i ustanovení § 47 odst. 2 obch. zák. a § 48 obch. zák.
Odkaz odvolacího soudu na to, že jakákoli podobnost mezi označeními BURRIAN a
BULLERJAN je nepodstatná, dokazuje nesystematický právní přezkum. Dovolatelka
nikdy neuplatňovala nároky z nekalé soutěže, pouze v souvislosti s § 10 odst. 2
zákona o ochranných známkách odkazovala na to, že právo předchozího užívání v
souladu s právem České republiky nebylo naplněno.
Závěrem dovolatelka namítá, že pokud odvolací soud dospěl k závěru, že žalobní
návrh a uplatněný nárok neodpovídá vymezení skutku, žalobnímu tvrzení a povaze
práva, jež žalobkyně uplatnila, pak je rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé
nekonzistentní a narušuje právní jistotu účastníků, jelikož návrhu na předběžné
opatření se shodným zněním jako žalobní návrh, bylo po odvolání žalobkyně
stejným odvolacím soudem vyhověno. Formulace návrhu koresponduje s osvědčením o
zápise ochranných známek, jedná se totiž o popis formy. Skutečnost, že jsou
přitom jmenovány i technické díly, není na škodu. Je totiž prakticky nemožné
jednoznačně popsat formu technického výrobku bez současného pojmenování
technických částí. Nejedná se přitom o techniku výrobku, nýbrž o to, jak jsou
jednotlivé části ztvárněny.
Z výše uvedených důvodů dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud napadené
rozhodnutí stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil
soudu prvního stupně zpět k dalšímu řízení. Žalovaná ve vyjádření k dovolání namítla, že dovolání není přípustné, jelikož
otázka práva přednostního uživatele stojícího oproti právu vlastníka ochranné
známky je konstantně řešena v judikatuře českých soudů. Žalovaná v řízení
prokázala, že užívala předmětné označení před 1. 5. 2004, kdy na území České
republiky začala platit ochranná známka Společenství žalobkyně. Námitku
prioritního práva k předmětnému označení vůči ochranným známkám uplatňovaným
žalobkyní žalovaná v řízení použila opakovaně, právní posouzení takové námitky
je poté věcí soudu. Ohledně vztahu nařízení Rady (ES) č. 40/94 a vnitrostátního
zákona č. 441/2003 Sb. žalovaná uvádí, že v daném případě je třeba použít jak
nařízení, tak vnitrostátní právní předpis, jelikož nařízení problematiku práva
předchozího uživatele vůbec neupravuje. Pro úplnost žalovaná dodává, že Úřad
průmyslového vlastnictví dne 16. 3. 2009 prohlásil pravomocným rozhodnutím
identickou prostorovou ochrannou známku žalobkyně č. 697171 za neplatnou podle
§ 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., když konstatoval, že byla zapsána v
rozporu se zákonem, protože je pouhým vyobrazením tvaru výrobku, který vyplývá
z povahy výrobku a je nezbytný k dosažení technického výsledku. Závěrem
žalovaná namítá, že formulace žalobního návrhu neodpovídá uplatněnému nároku. Pokud žalobkyně požaduje zákaz užívání označení, pak jeho požadavkem nemůže být
zákaz užívání jím popsané konstrukce výrobku. Z těchto důvodů žalovaná navrhla,
aby Nejvyšší soud dovolání odmítl. Napadený rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen před 1. červencem 2009, kdy
nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009
Sb. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací
(§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II
uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního
řádu ve znění účinném do 30. června 2009. Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas oprávněnou osobou,
nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí
odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek
uvedených v § 237 odst. 1 písm. b) a písm. c) o. s. ř. Podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku
odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, kterým soud
prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším rozsudku proto, že byl vázán
právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil. O takový
případ se v dané věci nejedná, přichází proto v úvahu pouze přípustnost
dovolání, jejíž podmínky stanoví § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Ta je dána
tehdy, pokud dovolání není přípustné podle písmena b) tohoto ustanovení a
dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po
právní stránce zásadní význam.
Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce
zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování
dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo
dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s
hmotným právem. Předpokladem je, že řešení právní otázky mělo pro rozhodnutí o
věci určující význam, tedy že nešlo jen o takovou právní otázku, na níž
rozsudek odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení věci založen. Závěr o tom, zda dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní
stránce zásadní význam, dovolací soud činí předběžně; zvláštní rozhodnutí o tom
nevydává. Dospěje-li ke kladnému závěru, jde o přípustné dovolání a dovolací
soud bez dalšího přezkoumá napadený rozsudek a rozhodne o něm meritorně. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není
založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu
má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává
tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v
ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí
odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má. Teprve za situace, kdy dovolací soud shledá přípustnost dovolání pro zásadní
právní význam napadeného rozsudku, může se zabývat ostatními uplatněnými
dovolacími důvody. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po
právní stránce zásadní význam, jelikož odvolací soud v daném případě nesprávně
posoudil vztah zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a nařízení Rady
(ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství, resp. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, a nesprávně aplikoval v daném případě § 10 odst. 2 zákona o
ochranných známkách. Žalobkyně se v řízení domáhala práv z prostorových ochranných známek
Společenství č. 3723822 a č. 3763224, na území České republiky účinných od 1. 5. 2004. Práva a povinnosti z ochranné známky Společenství upravovalo nařízení
Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství, s účinností pro Českou
republiku od 1. 5. 2004. Toto nařízení bylo s účinností od 13. dubna 2009
nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Práva a povinnosti vyplývající z národních ochranných známek jsou upravena v
zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochranných známkách). V řízení vyvstala otázka vztahu mezi jmenovanými
předpisy a možnosti aplikace vnitrostátního zákona č. 441/2003 Sb. na řešený
případ. Odvolací soud dovodil, že nařízení č. 40/94 neobsahuje úpravu omezení práva
vlastníka ochranné známky právem držitele nezapsaného označení, a proto
aplikoval § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Rozsah použití nařízení je shodně upraven v článku 14, podle jeho odstavce 1
jsou účinky ochranné známky Společenství upraveny výlučně nařízením.
Jinak se
porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními předpisy
upravujícími porušení národní ochranné známky. Podle čl. 97 odst. 2 nařízení
Rady (ES) č. 40/94, resp. podle článku 101 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, (obě jsou součástí hlavy X) se ve všech otázkách, které nejsou
upraveny nařízením, soud pro ochranné známky Společenství řídí právními
předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého. Podle odst. 3 nestanoví-li
toto nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky Společenství procesními
předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek
toho členského státu, na jehož území má sídlo. Vnitrostátní právní předpis určený na základě platných kolizních pravidel je
tedy možné použít pouze v případě, že danou problematiku nařízení neupravuje. Nařízení úpravu vztahu ochranné známky Společenství a dřívějšího nezapsaného
označení obsahuje. V článku 53 odst. 2 nařízení č. 40/94, resp. v článku 54
odst. 2 nařízení č. 207/2009 je stanoveno: „Majitel starší národní ochranné
známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8
odst. 4, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější
ochranné známky Společenství v členském státě, ve kterém tato starší ochranná
známka nebo jiné starší označení požívá ochrany, není již oprávněn navrhnout
prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější
ochranné známky na základě starší ochranné známky nebo jiného staršího označení
ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla pozdější ochranná známka
užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla
podána v dobré víře.“ Podle článku 53 odst. 3 nařízení č. 40/94, resp. článku
54 odst. 3 nařízení č. 207/2009 platí, že v případech uvedených v odstavcích 1
nebo 2 nemůže majitel pozdější ochranné známky Společenství bránit užívání
staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce
Společenství uplatněno. Článek 8 odst. 4 stanoví: „Na základě námitek majitele nezapsané známky nebo
jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se
přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů členského
státu, které se na toto označení vztahují:
a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky
Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k
přihlášce ochranné známky Společenství;
b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější
ochranné známky.“
Pro zjištění, zda se jedná o chráněné nezapsané označení ve smyslu nařízení je
nutné použít vnitrostátní předpisy a zkoumat, zda jsou podle nich splněny
podmínky článku 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení. Nelze tedy, jak to učinil
odvolací soud, na otázku práva předchozího uživatele aplikovat § 10 odst. 2
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, z toho důvodu, že tuto
problematiku nařízení neupravuje. Současně nelze přisvědčit žalobkyni, že pokud
žalovaná v řízení nenamítla aplikaci čl. 53 odst. 3 nařízení č. 40/94, resp. článku 54 odst.
3 nařízení č. 207/2009 a odvolací soud by jej přesto aplikoval
na námitku vznesenou podle § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,
jedná se o nesprávný postup. Právní posouzení je věcí soudu, tj. námitku kolize
práv plynoucích ze staršího nezapsaného označení a ochranné známky Společenství
je soud povinen posoudit podle odpovídajícího ustanovení právního řádu. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že dovolací soud věc nesprávně právně
posoudil [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]
Je-li dovolání přípustné, otevírají se dovolacímu přezkumu i vady řízení, které
je soud oprávněn posuzovat i bez návrhu. Dovolací soud dospěl k závěru, že
řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné právní
posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně i z toho důvodu,
že formulace žalobního návrhu neodpovídá vymezení skutku, žalobnímu tvrzení,
neodpovídá povaze práva, které žalobkyně uplatnila. Podle § 43 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu vyzve usnesením účastníka, aby bylo
opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti
nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí
lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že to, co žalobkyně v
petitu žaloby vymezila, je popis funkčního technického řešení, nikoli tvaru
chráněného prostorovou ochrannou známkou, že těm označením, jež jsou zachycena
v osvědčení o zápise ochranných známek a lze je vizuálně seznat, popis užitý
žalobkyní k určení závadného žalovanou užívaného tvaru výrobku nijak
nekoresponduje a že tudíž formulace žalobního petitu neodpovídá vymezení skutku
a žalobnímu tvrzení. Důsledkem této skutečnosti je, že takové podání je
neurčité. Podání je totiž neurčité i tehdy, jestliže obsahuje údaje, mezi nimiž
je zjevný logický rozpor, např. tehdy, nevychází-li žalobní petit z vylíčených
rozhodujících skutečností, ale z jiných, v podání neuvedených okolností, a
nelze proto dovodit, na základě čeho má být o žalobním petitu rozhodnuto. Neurčitost žaloby však není důvodem pro její zamítnutí, ale pro postup podle
ustanovení § 43 o. s. ř. Odvolací soud měl proto rozsudek soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a
odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, v němž by
soud prvního stupně vyzval žalobkyni k odstranění vad žaloby a poučil ji, jakým
způsobem má opravu provést tak, aby bylo možno v řízení řádně pokračovat. Nebylo-li by přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno, bylo by nutno
podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. žalobu odmítnout, a nikoliv zamítnout. Protože odvolací soud takto nepostupoval, zatížil řízení vadou, která mohla mít
za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu není z hlediska
uplatněných dovolacích důvodů správné, Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b
odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Důvody, pro které bylo
zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního
stupně.
Nejvyšší soud tedy podle ustanovení § 243b odst. 3 věty druhé o. s. ř. zrušil i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v
němž bude na soudu prvního stupně, aby vázán právním názorem Nejvyššího soudu,
postupoval podle ustanovení § 43 o. s. ř.
O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne
v novém rozhodnutí o věci.
V Brně dne 25. července 2012
JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu