Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.
[15] Naproti tomu neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze zcela přesně právně definovat. Jejich obsah, rozsah a aplikace se může v závislosti na konkrétních okolnostech měnit. Zákonodárce
tímto způsobem vytváří příslušným orgánům prostor k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá, či nikoliv. U neurčitých právních pojmů se zajisté také vyskytuje určitá míra „uvážení“ správního orgánu, ta se ovšem zaměřuje na skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Výsledkem je pak závěr, který nemá alternativu.
[16] Posouzení zaměnitelnosti nebo zhodnocení, zda byl namítající na základě předložených důkazů dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, není dle názoru rozšířeného senátu věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen ze znění předmětných ustanovení.
[17] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení „nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu [...] vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“.
[18] Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení „nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu [...] tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře“.
[19] Správní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení.
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 9 / 2 014
[20] K tomu lze podpůrně odkázat i na evropské právo a judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Je totiž rovněž nutno vzít v úvahu, že zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek tak, jak je koncipována v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v článku 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS (srov. vládní návrh zákona o ochranných známkách a jeho přílohu – srovnávací tabulku návrhu předpisu ČR s legislativou ES, rozeslané poslancům jako sněmovní tisk 288/0 dne 15. 4. 2003, www.psp.cz), přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a podobné článku 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic.
[21] Směrnice 89/104/EHS ve své preambuli stanoví, že způsoby zjištění nebezpečí záměny a důkazní břemeno jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou směrnicí dotčeny. Obdobný text, pouze v kondicionálu, obsahuje i preambule směrnice 2008/95/ES. Ač úprava Evropské unie odkazuje na vnitrostátní právo, zejména na procesní předpisy při zjišťování skutkového stavu a úpravě důkazního břemene, nelze z ní dovodit, že by poskytovala prostor pro volnou úvahu při aplikaci právních norem na zjištěný skutkový stav. V případě České republiky zároveň tato vnitrostátní procesní úprava zakotvuje pravomoc správního soudu k plnému meritornímu přezkumu, byť založenému na kasačním principu.
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 9 / 2 014
[22] K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek pak ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS existuje bohatá judikatura Soudního dvora. Ten definoval relativně objektivní kritéria, která je nutno při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek uplatnit (srov. např. rozsudky ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, body 22, 23; ze dne 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I5–507, body 16–19, 22, 24; ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 17–19, 25–27; ze dne 22. 6. 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, body 25–28, 40; ze dne 6. 10. 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh., s. I-8551, zejména body 26–30; nebo ze dne 10. 4. 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh., s. I-2439, body 28, 29).
[23] V návaznosti na tato kritéria nelze z judikatury Soudního dvora dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, příslušný orgán by se měl ve vymezeném právním rámci pohybovat za použití zmíněných objektivních kritérií vyložených uvedenou judikaturou.
[24] Výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav by pak měly být v souladu s § 75 s. ř. s. soudem plně a meritorně přezkoumatelné. Pokud správní soud posoudí oproti správnímu orgánu odlišně zaměnitelnost ochranné známky nebo dotčenost práv osoby namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře, může v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat správní orgán právním názorem vystavěným na hodnocení skutkového stavu, které je odlišné od předchozího hodnocení provedeného správním orgánem. (...)
Společnost FERRERO S. p. A. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TIKARET ANONIM SIRKETI, o námitky proti zápisu ochranné známky, o kasační stížnosti žalovaného. *) S účinností od 13. 4. 2009 zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.