Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která
nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu
příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav.
Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.
Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která
nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu
příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav.
Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.
[15] Naproti tomu neurčité právní pojmy
zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze
zcela přesně právně definovat. Jejich obsah,
rozsah a aplikace se může v závislosti na konkrétních okolnostech měnit. Zákonodárce
tímto způsobem vytváří příslušným orgánům
prostor k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá,
či nikoliv. U neurčitých právních pojmů se zajisté také vyskytuje určitá míra „uvážení“
správního orgánu, ta se ovšem zaměřuje na
skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Výsledkem je pak závěr, který nemá alternativu.
[16] Posouzení zaměnitelnosti nebo
zhodnocení, zda byl namítající na základě
předložených důkazů dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky podanou
ve zlé víře, není dle názoru rozšířeného senátu věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen
ze znění předmětných ustanovení.
[17] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
o ochranných známkách se přihlašované
označení „nezapíše do rejstříku na základě
námitek proti zápisu ochranné známky do
rejstříku podaných u Úřadu [...] vlastníkem
starší ochranné známky, pokud z důvodu
shodnosti či podobnosti se starší ochrannou
známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované
označení a ochranná známka vztahují,
existuje pravděpodobnost záměny na straně
veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se
považuje i pravděpodobnost asociace se
starší ochrannou známkou“.
[18] Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona
o ochranných známkách se přihlašované
označení „nezapíše do rejstříku na základě
námitek proti zápisu ochranné známky do
rejstříku podaných u Úřadu [...] tím, kdo je
dotčen ve svých právech přihláškou, která
nebyla podána v dobré víře“.
[19] Správní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení,
jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované
označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd.
a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto
pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu
neurčitého právního pojmu a jeho aplikace
na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem
správního uvážení.
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 9 / 2 014
[19] Správní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení,
jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované
označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd.
a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto
pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu
neurčitého právního pojmu a jeho aplikace
na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem
správního uvážení.
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 9 / 2 014
[20] K tomu lze podpůrně odkázat i na
evropské právo a judikaturu Soudního dvora
Evropské unie. Je totiž rovněž nutno vzít
v úvahu, že zákon o ochranných známkách byl
přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní
předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES,
kterou se sbližují právní předpisy členských
států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek tak, jak je koncipována v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v článku 4
odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS (srov.
vládní návrh zákona o ochranných známkách
a jeho přílohu – srovnávací tabulku návrhu
předpisu ČR s legislativou ES, rozeslané poslancům jako sněmovní tisk 288/0 dne 15. 4.
2003, www.psp.cz), přičemž toto ustanovení
je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES,
a podobné článku 5 odst. 1 písm. b) obou
směrnic.
[21] Směrnice 89/104/EHS ve své preambuli stanoví, že způsoby zjištění nebezpečí
záměny a důkazní břemeno jsou upraveny
vnitrostátními procesními předpisy, které
nejsou směrnicí dotčeny. Obdobný text, pouze v kondicionálu, obsahuje i preambule
směrnice 2008/95/ES. Ač úprava Evropské
unie odkazuje na vnitrostátní právo, zejména
na procesní předpisy při zjišťování skutkového stavu a úpravě důkazního břemene, nelze
z ní dovodit, že by poskytovala prostor pro
volnou úvahu při aplikaci právních norem na
zjištěný skutkový stav. V případě České republiky zároveň tato vnitrostátní procesní
úprava zakotvuje pravomoc správního soudu
k plnému meritornímu přezkumu, byť založenému na kasačním principu.
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 9 / 2 014
[22] K pojmu zaměnitelnosti ochranných
známek pak ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b)
a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS
existuje bohatá judikatura Soudního dvora.
Ten definoval relativně objektivní kritéria,
která je nutno při posuzování zaměnitelnosti
ochranných známek uplatnit (srov. např. rozsudky ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95,
Recueil, s. I-6191, body 22, 23; ze dne 29. 9. 1998,
Canon, C-39/97, Recueil, s. I5–507, body 16–19,
22, 24; ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 17–19,
25–27; ze dne 22. 6. 2000, Marca Mode,
C-425/98, Recueil, s. I-4861, body 25–28, 40;
ze dne 6. 10. 2005, Medion, C-120/04, Sb.
rozh., s. I-8551, zejména body 26–30; nebo ze
dne 10. 4. 2008, adidas a adidas Benelux,
C-102/07, Sb. rozh., s. I-2439, body 28, 29).
[22] K pojmu zaměnitelnosti ochranných
známek pak ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b)
a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS
existuje bohatá judikatura Soudního dvora.
Ten definoval relativně objektivní kritéria,
která je nutno při posuzování zaměnitelnosti
ochranných známek uplatnit (srov. např. rozsudky ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95,
Recueil, s. I-6191, body 22, 23; ze dne 29. 9. 1998,
Canon, C-39/97, Recueil, s. I5–507, body 16–19,
22, 24; ze dne 22. 6. 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 17–19,
25–27; ze dne 22. 6. 2000, Marca Mode,
C-425/98, Recueil, s. I-4861, body 25–28, 40;
ze dne 6. 10. 2005, Medion, C-120/04, Sb.
rozh., s. I-8551, zejména body 26–30; nebo ze
dne 10. 4. 2008, adidas a adidas Benelux,
C-102/07, Sb. rozh., s. I-2439, body 28, 29).
[23] V návaznosti na tato kritéria nelze
z judikatury Soudního dvora dovodit, že by
posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, příslušný orgán by se měl
ve vymezeném právním rámci pohybovat za
použití zmíněných objektivních kritérií vyložených uvedenou judikaturou.
[24] Výklad neurčitého právního pojmu
a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav by
pak měly být v souladu s § 75 s. ř. s. soudem
plně a meritorně přezkoumatelné. Pokud
správní soud posoudí oproti správnímu orgánu odlišně zaměnitelnost ochranné známky
nebo dotčenost práv osoby namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře, může v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat
správní orgán právním názorem vystavěným
na hodnocení skutkového stavu, které je odlišné od předchozího hodnocení provedeného správním orgánem. (...)
Společnost FERRERO S. p. A. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TIKARET ANONIM SIRKETI, o námitky proti zápisu ochranné známky, o kasační stížnosti žalovaného. *) S účinností od 13. 4. 2009 zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.