Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, podle kterého je ze zápisu do rejstříku vyloučeno „označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu“, stejně jako obsahově totožný § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jsou aplikovatelné nejen na trojrozměrné (prostorové) ochranné známky, ale i na obrazové ochranné známky. I obrazová ochranná známka je schopna zachytit a zobrazit zpravidla prostorový tvar výrobku.
Právo průmyslového vlastnictví: obrazová a prostorová ochranná známka o ochranných známkách z roku 1995“) Žalobkyně podala v roce 1992 přihlášku vynálezu nazvaného „Teplovzdušná kamna na pevné palivo“. Patent na výše uvedené technické řešení nebyl žalobkyni udělen z důvodu nedostatku novosti. Dne 10. 11.
1992 podala žalobkyně přihlášku užitného vzoru, na základě které jí byl udělen užitný vzor, který zanikl uplynutím doby platnosti ke dni 10. 11. 2002. Dne 7. 7. 1998 byla žalobkyni zapsána mezinárodní ochranná známka, která je obrazovou ochrannou známkou a je tvořena vyobrazením válcovitých kamen 46 ve svém souhrnu více konformnějšími [sic] s právním řádem jako významovým celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury“ (již citovaný nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 566/05). Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu právě takové důvody zde předložil.
(...) s kulatým otvorem vpředu, kolem jejichž trupu se střídavě obtáčí trubice ve tvaru písmene „U“ poskládané z boku tak, že nahoře i dole tvoří roštovou vaničku, která dole supluje absenci nožiček či podstavce. Vzhledem k tomu, že žalobkyně od konce roku 2002 nedisponovala v České republice žádnými průmyslovými právy k technickému řešení konvekčních kamen (uplynula doba platnosti užitného vzoru), výrobou těchto kamen shodného provedení se začali zabývat i tuzemští výrobci (mj. osoba zúčastněná na řízení).
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 1 / 2 013 Návrhem podaným dne 22. 3. 2006 se osoba zúčastněná na řízení domáhala prohlášení mezinárodní obrazové ochranné známky, jejímž vlastníkem je žalobkyně, za neplatnou pro území České republiky podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách z roku 2003. Osoba zúčastněná na řízení v návrhu uvedla, že napadená ochranná známka je pouhým vyobrazením technického řešení kamen, tedy výhradně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku a dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.
Zápis této ochranné známky byl proveden v rozporu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995.
Rozhodnutím správního orgánu I. stupně (Úřadu průmyslového vlastnictví) ze dne 10. 1. 2007 byl návrh osoby zúčastněné na řízení zamítnut zejména s ohledem na argument, že označení není tvořeno výlučně tvarem výrobku, ani tvar výrobku nevyplývá z jeho povahy, neboť kamna jsou vyráběna i v jiných tvarech než ve válcovitém. Rovněž ani tvar a umístění otvoru pro přikládání či zakřivení a rozmístění trubic nejsou nezbytné pro dosažení výsledku ve formě kamen a nejsou striktně potřebné pro dosažení jejich užitné hodnoty. Správní orgán I. stupně konstatoval, že napadená ochranná známka nebyla pro území České republiky zapsána do rejstříku ochranných známek v rozporu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 a není ani v rozporu s dnes platným § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 2003.
Osoba zúčastněná na řízení podala rozklad, na základě kterého žalovaný (předseda Úřadu průmyslového vlastnictví) rozhodnutím ze dne 16. 3. 2009 rozhodl, že mezinárodní obrazová ochranná známka se podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách z roku 2003 ve spojení s § 4 písm. e) téhož zákona na území České republiky prohlašuje v celém rozsahu za neplatnou s účinky ex tunc. Žalovaný konstatoval, že jak napadená obrazová ochranná známka, tak provedení teplovzdušných kamen žalobkyně, jakož i teplojinými výrobci vzdušná kamna vyráběná
S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 1 / 2 013 využívají stejný princip konvekčního přestupu tepla a v zásadě si musí být do jisté míry podobná, a to zejména v částech, u kterých je to z technických důvodů, daných využitím zmíněného principu, nezbytné. Těmito částmi je válcové těleso kamen a v něm zabudované do oblouku zahnuté trubky, neboť je nasnadě, že jinému tvaru tělesa kamen než válcovému by bylo jen stěží možno přizpůsobit tvar trubek. Kdyby byl tvar trubek přizpůsoben například čtvercovému či obdélníkovému tvaru tělesa kamen, důsledkem horšího proudění nasávaného a ohřátého vzduchu v trubkách by byla nižší účinnost takových kamen.
Na základě těchto skutečností žalovaný na rozdíl od rozhodnutí správního orgánu I. stupně dospěl k závěru, že napadená obrazová ochranná známka obsahuje výhradně vyobrazení tvarů a kombinací technických prvků, které jsou vzájemně uspořádány tak, aby se dosáhlo technického výsledku. Napadená ochranná známka tak zobrazuje tvar výrobku, který vyplývá z jeho samotné povahy. Žalobkyně podala žalobu u Městského soudu v Praze. V žalobě předně namítala, že § 2 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 nemůže být na obrazovou ochrannou známku vůbec aplikován, protože předpokladem aplikace tohoto ustanovení je, že označení je tvořeno výlučně tvarem, přičemž tvar vyplývá z povahy samotného výrobku nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.
Tyto předpoklady mohou být použity pouze u prostorové (3D) ochranné známky. Žalobkyně odkázala na rozhodnutí Odvolacího soudu (Court of Appeal) ze dne 26. 1. 2006, Philips proti Remington, [2006] A3/2004/2448, ve kterém Odvolací soud dovodil, že obrazová ochranná známka nemůže být tvořena tvarem výrobku, jelikož se jedná o abstraktní zobrazení netechnického a nefunkčního charakteru.
Dále žalobkyně dodala, že i kdyby mohl být § 2 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 na obrazovou ochrannou známku použit, pak předmětná ochranná známka není tvořena výlučně vyobrazením výrobku tak, že by toto vyobrazení nebo tvar 47 vyplýval z povahy výrobku nebo by to bylo nezbytné pro dosažení technického výsledku, ale obsahuje také prvky, které nejsou jen hlediskem tvaru, ale dávají výrobku znak, který umožňuje dostatečnou způsobilost této ochranné známky k registraci. Kamna na shodném technickém principu lze dle názoru žalobkyně vyrobit i v jiné podobě.
Podstatné je v této souvislosti posouzení, zda příslušná forma se odlišuje od jiných forem, které jsou pro tento výrobek obvykle užívány, a rovněž je třeba vzít v potaz případné další rozlišovací rysy. Napadená ochranná známka je zapsána pro „kamna“. Není pochyb o tom, že „kamna“ lze nabízet v celé řadě různých podob, které se značným způsobem odlišují od formy napadené ochranné známky. Vzhledem k tomu, že napadená ochranná známka chrání obecně „kamna“, posuzování obvyklosti nebo neobvyklosti formy výrobku se musí vztahovat na „kamna“ obecně.
Obvyklost nebo neobvyklost formy výrobku je přitom třeba posuzovat v abstraktní rovině. Obvyklé jsou obecně vzato pouze původní a ničím dál neztvárněné prvky příslušného výrobku, tedy jeho základní forma. Design, který určitým způsobem ztvárňuje tuto základní formu, je naproti tomu jako prostorová ochranná známka (případně obrazová ochranná známka) v zásadě způsobilý k ochraně. Jedná se o konkrétní formu ztvárnění výrobku. Žalobkyně také odkázala na právní úpravu obsaženou v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví (č. 64/1975 Sb.; dále jen „Pařížská úmluva“), která stanoví, že je-li známka chráněna v určitém členském státě a nejsou-li dány důvody absence rozlišovací způsobilosti, má být chráněna i v dalším členském státě a nemá být rušena.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že ačkoliv z dosavadní praxe jsou známa pouze rozhodnutí, jimiž byl podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 odmítnut zápis týkající se jen prostorových označení, nelze z této skutečnosti vyvozovat žádné právně relevantní důsledky, neboť dosavadní neexistence nějakého rozhodnutí nemůže ipso facto znamenat popření správnosti rozhodnutí, které bylo v dané věci vydáno. 48
Dále žalovaný uvedl, že jelikož vyobrazení kamen na napadené ochranné známce chrání formu kamen, jedná se o označení, které vyplývá z povahy samotného výrobku, a jako takové je vyloučeno z ochrany podle zákona o ochranných známkách z roku 2003. Pokud má předmětná ochranná známka chránit formu výrobku, jak tvrdí žalobkyně, pak zjevně nejde o ochrannou známku, ale o znaky výrobku, které ovlivňují nakupujícího nikoli z důvodu původu výrobku, ale z důvodu povahy výrobku a jeho podstatné užitné hodnoty. Žalobkyně v replice zopakovala, že kamna mohou být vyrobena v jakémkoli jiném libovolném tvaru, aniž by se cokoli změnilo na povaze výrobku (jako topného zařízení), na technickém výsledku (topné účinky) nebo užitné hodnotě (k vytápění prostorů).
Zástupce osoby zúčastněné na řízení poukázal, že předmětná ochranná známka je tvořena tvarem, který vyplývá z technického principu a je zde zřejmá snaha zajistit žalobkyni ochranu k technickému řešení prostřednictvím režimu ochrany ochranných známek. Ochranná známka tak ztrácí rozlišovací způsobilost, neboť na trhu by mohly být nabízeny výrobky – kamna, které by mohly být zaměnitelné s předmětnou ochrannou známkou. Městský soud v Praze rozhodnutí žalova- ného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Námitka žalobce, že § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 nemůže být vůbec aplikován na obrazové ochranné známky, není opodstatněná. Z dikce zmíněného ustanovení nikterak nevyplývá, že by toto ustanovení dopadalo výlučně na trojrozměrné (prostorové) ochranné známky.
Ochrannou známkou může být podle § 1 zákona o ochranných známkách z roku 1995 a stejně tak i podle § 1 zákona o ochranných známkách z roku 2003 též označení tvořené tvarem výrobku. I obrazová, tj. dvourozměrná ochranná známka, je přitom prostřednictvím optických jevů (perspektivy) schopna zachytit a zobrazit zpravidla prostorový tvar výrobku. V souzené věci není pochyb o tom, S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 1 / 2 013 že předmětná ochranná známka zachycuje právě a pouze tvar určitého výrobku – teplovzdušných kamen, což ostatně na straně 5 žaloby výslovně připouští i sama žalobkyně („jedná se o pouhé zobrazení tvaru výrobku, tj. kamen“). Nejedná se tedy o žádné „abstraktní zobrazení netechnického a nefunkčního charakteru“, k němuž se dle žalobkyně vyjadřuje rozhodnutí Odvolacího soudu (Court of Appeal) ze dne 26. 1. 2006, Philips proti Remington, [2006] A3/2004/2448, a odkaz na toto rozhodnutí proto nemůže obstát.
Rozlišování žalobkyně mezi „formou výrobku“ a „zobrazením formy výrobku“ postrádá dle náhledu soudu jakýkoliv smysl. Jestliže napadená ochranná známka zobrazuje tvar (slovy žalobkyně formu) jím produkovaného výrobku, jedná se o označení tvořené tvarem určitého výrobku. Je samozřejmé, že se nejedná o kompletní prostorové (trojrozměrné) zobrazení vnějšího tvaru celého výrobku, ale o zobrazení tvaru (formy) výrobku v dvourozměrné podobě, která má být chráněna jako obrazová ochranná známka. Klíčová pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí je otázka, zda předmětná obrazová ochranná známka je označením, jež je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu.
Takové označení je totiž podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 a shodně i podle § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 2003 ze zápisu do rejstříku vyloučeno. Soud na tomto místě uvádí, že nesouhlasí s názorem žalobkyně, že zápisnou způsobilost předmětné ochranné známky z pohledu § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 je nutno posuzovat ve vztahu ke kamnům jako takovým. Výrobkem, jehož tvarem je předmětná ochranná známka tvořena, jsou nepochybně teplovzdušná kamna na dřevo využívající k ohřevu vzduchu principu konvekčního přestupu tepla.
Při posuzování zápisné způsobilosti předmětné ochranné známky z pohledu citovaného ustanovení bylo proto nutné zabývat se tvarem S B Í R K A RO Z H O D N U T Í N S S 1 / 2 013 výrobků stejné povahy, tj. tvarem výrobků pracujících na stejném principu, a nikoliv tvarem všech kamen obecně.
Jak již bylo řečeno, v dané věci je nutno vyjít ze skutečnosti, že výrobkem, jehož tvar zobrazuje předmětná ochranná známka, jsou konvekční teplovzdušná kamna na dřevo, využívající principu konvekčního přestupu tepla. Je tedy nutno posoudit, zda právě tvar zobrazený předmětnou ochrannou známkou je tvarem, který je jediný možný pro uplatnění principu konvekčního přestupu tepla, a který tedy nutně vyplývá ze samotné povahy tohoto druhu kamen nebo je nezbytný pro dosažení požadovaného technického výsledku.
Dle náhledu soudu tomu tak není. Teplovzdušná kamna na dřevo pracující na principu konvekčního přestupu tepla totiž nemusí mít pouze válcový tvar, jak je zřejmé z kopií dokumentů Patentového úřadu USA znázorňujících různé formy kamen využívajících zmíněný konvekční výtopný princip, které byly v průběhu správního řízení předloženy žalobkyní a jsou součástí spisového materiálu v dané věci. Tyto listiny prokazují, že konvekční teplovzdušná kamna mohou mít i jiný než válcovitý tvar, který je zobrazen na předmětné ochranné známce, např. tvar kvádru či krychle.
Pokud žalovaný v napadeném rozhodnutí poukazoval na nižší účinnost kamen jiného tvaru, pak tato skutečnost není pro věc relevantní. Předmětem zkoumání podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 je nezbytnost dosažení technického výsledku, nikoliv dosažení maximálního účinku tohoto výsledku.
Lze shrnout, že válcovitý tvar kamen není nezbytně nutný pro uplatnění principu konvekčního přestupu tepla. Také dvířka kamen, která tvoří jednu z dominant předmětné ochranné známky, mohou být odlišného tvaru. Ten bude zpravidla odpovídat tvaru kamen, nelze však a priori vyloučit i tvar jiný, kdy např. na tělese kamen ve tvaru válce budou umístěna dvířka čtvercová či obdélníková. Tvar teplovzdušných kamen využívajících principu konvekčního přestupu tepla sice do značné míry předurčuje možné umístění a zakřivení trubic, kterými prochází ohřívaný 49
Společnost ENERGETEC Gesellschaft für Energietechnik mbH proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti s ručením omezeným EURO TEPLO, o platnost ochranné známky. *) S účinností od 1. 4. 2004 nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
[78] Jak zmínil ve svém vyjádření stěžovatel, Ústavní soud ke změnám v ustálené judikatuře uvedl, že by měl být jednou učiněný výklad východiskem pro další rozhodování, ledaže dojde „k následnému shledání dostatečných relevantních důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty,