I. V řízení o výmazu ochranné známky podle $ 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách,**) nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (že známka užívána není); řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené dů- kazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hy- potéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se - a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známé, které by bylo možno provést - nese ma- jitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vy- mazána, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní.
II. Podmínkou prokázání oprávněného užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy v řízení o výmazu ochranné známky podle $ 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, nebyl zá- pis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek. x,
Návrh na výmaz ochranné známky byl podán za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a za účinnosti tohoto zákona bylo vydáno i rozhodnutí v L stupni. Novela provedená zákonem č. 191/1999 Sb., účinná od 1. 12. 1999, sice předcházela vydání rozkladového rozhod- nutí, na řízení ani na rozhodnutí však ne- měla žádný vliv. Podle $ 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách se ochranná známka vymaže, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního pod- nětu Úřad zjistí, že (..) b) známka nebyla v České republice užívána po dobu nejmé- ně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné znám- ky třetí osobou na základě smlouvy se pova- žuje za řádné užívání.
Není tedy třeba poukazovat na výklad užívaný Úřadem v předchozích rozhodnu- tích, neboť skutečnost, že ochranná znám- ka může být užívána třetí osobou na zákla- dě smlouvy a takové užívání brání výmazu, je zřejmá přímo ze zákona. Pokud jde o zjišťování skutečného sta- vu věci, je třeba vycházet z toho, že v řízení o ochranných známkách je užití správního řádu vymezeno ustanovením $ 38 odst. 8 zákona o ochranných známkách, kde je stanoveno, že správní řád platí, jen nesta- noví-li tento zákon jinak, a s dalšími výslov- nými výjimkami.
Podle $ 38 odst. 6 zákona Úřad rozhoduje v souladu s obsahem spi- su, zejména pak na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení. Zjišťování skutečného sta- vu věci je tak modifikováno ve prospěch aktivity účastníků řízení. Logicky by to měl být navrhovatel, kdo prokazuje naplnění podmínek výmazu. Jak již ovšem v obdob- ném případě vyslovil Vrchní soud v Praze v rozsudku čj. 6 A 28/98-47 ze dne 25. 10. 1999 (zveřejněno v časopise Soudní judi- katura ve věcech správních č. 5/2002 pod č. 1038): V řízení o výmazu známky podle 187 785 J 25 odst. I písm. b) nelze přímo prokazo- vat, co se nestalo, či neděje, že známka užívána není; řízení je nutno věst tak, že správní orgán k návrhu majitele napade- ně známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla.
Zdaříli se takový důkaz, je popřena hypotéza nor- my a známka nebude vymazána. Nezda- říli se - a nejsou-li tu jiné důkazy Úřadu známé, které by bylo možno provést — ne- se majitel napadené známky procesní od- povědnost za to, že Úřad neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude vymazána. V daném případě to znamená, že na zá- kladě skutečností uvedených v návrhu Úřad měl vážit tvrzení a doklady předložené žalobcem, a to z hlediska naplnění či vylou- čení podmínek pro výmaz ochranné znám- ky.
Cit. ustanovení $ 38 odst. 6 zákona o ochranných známkách ovšem nevylučuje procesní aktivitu Úřadu, neboť stanoví, že rozhoduje zejména na základě důkazů předložených účastníky řízení. Logicky Úřad provádí důkazy předložené či navrže- né účastníky řízení a je oprávněn důkazní stav na základě vlastní iniciativy a v mezích jeho možností doplňovat (není povinen je vyhledávat), ať ve prospěch návrhu či k jeho vyvrácení. Žalobce ve správním řízení tvr- dil, že ochranná známka byla v době před podáním návrhu v ČR užívána, a to na zákla- dě licence.
Toto tvrzení je podstatné, neboť při jeho prokázání by nebylo možno návrhu vyhovět. Z dokladů, které byly ve správním řízení předloženy, má rozhodný význam notář- ské ověření č. 1321 prohlášení p. Antonia C. ze dne 12. 4. 1999 za společnosti C., D. a I. V odst. C) zápisu je pod bodem 2 prohláše- ní o tom, že společnost C. (žalobce) udělila oběma dalším jmenovaným společnostem právo a licence na použití značky NIKE ve vztahu k produktům 3. nomenklatur- ní třídy, a pod bodem 3, že byl zahájen prodej produktů parfumerie se značkou 188 NIKE v různých zemích, kromě jiných iv České republice.
Pod bodem 4 je uvede- no, že prostředníkem realizace prodeje a di- stributorem produktů těchto společností byl od listopadu 1995 až do 31. 3. 1999 čes- ký podnik E. Za situace, kdy v zemi majitele ochranné známky nebylo třeba písemné formy pro udělení licence (Úřad toto tvrze- ní nezpochybniĎ, by jistě notářem ověřené prohlášení mělo význam přesto, že ustano- vení $ 11 vyhlášky Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb. předpokládalo doložení licenční smlouvy k jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek.
Úřad také hodnotil, zda dané prohlášení je důkazem udělení licence v rozhodné době či nikoliv. Je třeba mu přisvědčit v tom, že prohlášení výslovné údaje o tom, kdy a na jakou dobu byla licence poskytnuta, neobsahuje. Sou- časně uvedený údaj o distribuci produktů do České republiky však není možno vylo- žit jinak, než že na základě licenčního ujed- nání byl realizován prodej společnostmi I a D.v uvedené době, která v podstatné mí- ře zasahuje do doby před podáním návrhu na výmaz, a to prostřednictvím české spo- lečnosti v České republice.
V prohlášení je výslovně uvedeno, že se činí pro předložení k odvolání proti rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 3. 1999 „o zrušení mezinárodní značky NIKE číslo 485964 vzhledem k jejímu ne- dostatečnému používání v této zemi“. Dolo- žení existence licenční smlouvy pro dobu po vyhotovení zápisu by za takové situace nejen postrádalo logiku, ale také by nebyl důvod k vymezení oprávněného užívání v době před jeho vyhotovením. Závěr žalo- vaného o působení notářského zápisu jen pro dobu budoucí není oč opřít.
Není ovšem možné žalovanému vytý- kat, že za dané situace nenařídil jednání, jak tvrdí žalobce, a ani to, že neprovedl na- vržený výslech zástupce společnosti E., ne- boť ten těžko mohl odstranit pochybnost Úřadu o existenci a době trvání licence — 2 O mezi zcela jinými subjekty. Žalovaný ovšem v rozporu s $ 34 odst. 5 správního řádu rozhodný důkaz nesprávně hodnotil, neboť nepřihlédl k jeho celému a logicky provázanému obsahu a nehodnotil jej ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy, zejména důkazy dokládajícími obchodní aktivity mezi společnostmi I.
a D. a společ- ností E., a mezi touto společností a jejími českými obchodními partnery v rozhodné době. Oproti tomu při hodnocení důkazů žalovaný označil za podstatné, že právo užívat ochrannou známku vzniká dnem zá- pisu licenční smlouvy do rejstříku, a tako- vý zápis, který v daném případě proveden nebyl, by odstranil pochybnosti o užívání ochranné známky v rozhodném období. Žalobce v žalobě i v této souvislosti pou- kázal na rozpor hodnocení oprávněného užívání s mezinárodní smlouvou a v replice k vyjádření žalovaného námitku rozvedl ve vztahu k novele zákona o ochranných znám- kách provedené zákonem č. 116/2000 Sb. ČI.
19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (vyhlášené pod č. 191/1995 Sb. sdělením Ministerstva zahraničních věcí) uvádí, že užívání ochranné známky jinou osobou se souhlasem majitele bude uznáno jako uží- vání ochranné známky pro účely udržení zápisu. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochran- ných známkách, také v $ 35 odst. 1 stanovil, že tímto zákonem nejsou dotčena ustano- vení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Jestliže podle mezinárod- ní smlouvy postačil k oprávněnému užívá- ní ochranné známky pouhý souhlas majite- le, a již tím bylo zajištěno udržení zápisu, žalobce tomuto požadavku nepochybně vyhověl.
Jistě i v tomto případě je nezbytné, aby existence souhlasu, a tedy oprávněné- ho užívání ochranné známky v rozhodné době, byly prokázány. Žalovaný také neopí- rá napadené rozhodnutí o neexistenci zá- pisu licenční smlouvy, argumentuje usta- novením $ 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách podpůrně, a jistě mu lze při- svědčit v tom, že zapsaná licenční smlouva by měla výrazný dopad na důkazní situaci. Podle cit. ustanovení právo používat ochrannou známku na základě licence vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku a majitel ochranné známky je po- vinen o tento zápis požádat.
Tato úprava platila v době podání návrhu i v době rozhodování žalovaného. Novela zákona o ochranných známkách, provedená záko- nem č. 116/2000 Sb., změnila znění ustano- vení $ 18 odst. 3 tak, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápi- sem do rejstříku ochranných známek a o tento zápis je povinen požádat majitel ochranné známky. Soud v této změně na rozdíl od žalobce nespatřuje tvrzené od- stranční nesouladu zákona o ochranných známkách se zmíněnou dohodou. Nena- svědčuje tomu ani důvodová zpráva k záko- nu č. 116/2000 Sb., v níž je sice uvedeno, že zákon č, 137/1995 Sb., o ochranných znám- kách, je novelizován zejména z toho důvo- du, aby byl plně slučitelný se Směrnicí Rady ES č. 89/104 z 21.
prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách; novelou je dále zabezpečováno plnění závazku z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, ale k před- mětnému ustanovení uvádí: Dosavadní znění zákona upravující vyznačování li- cenčních smluv a smluv o převodu ochranné známky do rejstříku vedlo k ne- jednoznačnému výkladu. V zájmu odstra- nění této nejednotnosti navrhuje se výslov- ná úprava, podle níž zápis do rejstříku ochranných známek je podmínkou vznií- ku účinnosti licenční smlouvy či smlouvy o převodu ochranné známky ve vztahu k třetím osobám.
Poukazuje-li žalobce i na změnu znění ustanovení $ 25 odst. 1 189 785 písm. b) novelou provedenou zákonem č. 116/200 Sb., spočívala jen v upřesnění doby neužívání ochranné známky (nepři- hlíží se k době užívání po pětileté přestávce a pokračující až ve třech měsících před po- dáním návrhu na výmaz), a v akceptaci ut- čitých odlišností při užívání ochranné známky tedy z hlediska žalobce z této změ- ny nelze ničeho vytěžit. Obě právní úpravy shodně předpoklá- dají zápis licence do rejstříku, který v da- ném případě proveden nebyl, a jeho neexi- stenci lze přičítat na újmu jen žalobci, neboť opak by jej zbavil obtížnosti průkazu řádného užívání ochranné známky.
Újmou je však jenom oslabení jeho důkazní pozi- ce; od nedostatku zápisu licenční smlouvy nelze odvozovat vyloučení oprávněnosti užívání ochranné známky jiným subjek- tem. Totiž i samo ustanovení $ 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách považuje za řádné užívání ochranné znám- ky, jeli užívána třetí osobou na základě smlouvy. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochran- ných známkách, nepřejal úpravu předcho- zího zákona o ochranných známkách č. 174/1988 Sb., který v $ 17 vázal možnost poskytnutí práv z ochranné známky jen k písemné licenční smlouvě uzavřené se souhlasem Úřadu, a z něhož také dovozoval Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 31.5.
1999, čj. 7A 93/1996-29 (viz prejudika- turu výše), že oprávnění k užívání ochranné známky vzniká až registrací licenční smlou- vy. Skutečnost, že podle $ 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto li- cenční smlouvou, a skutečnost, že v čl. 19 odst. 2 označené mezinárodní smlouvy je podmínka formulovaná slovy „se souhla- sem majitele“, tedy širším vymezením než podmínka užitá v $ 25 odst. 1 písm. b) záko- na o ochranných známkách, pro posouzení daného případu není rozhodná.
Žalobce to- tiž tvrdil a prokazoval, že v jeho případě by- 190 la ochranná známka užívána jinými subjek- ty na základě licenční smlouvy. Žalovaný, který neúplně a v rozporu s logikou hodnotil doklad o uzavření smlouvy o užívání ochranné známky, pak již neprovedl vůbec hodnocení dalších dů- kazů - dokladů o dodávkách kosmetických výrobků zn. NIKE společnosti E. držiteli li- cence a dokladů o jejich distribuci touto společností dalším českým odběratelům z hlediska, zda je jimi prokázáno dostateč- né užívání oprávněnými subjekty v rozhod- né době.
Za nerozhodné přitom lze pova- žovat jen nedatované propagační materiály, ceníky a obaly výrobků - ty pouze dokláda- jí existenci výrobce, o níž spor nebyl. Důvodná je také žalobní námitka, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nezdů- vodnil neprovedení navrhovaného důka- zu - výslechu svědka. Žalovaný se tak v rozporu s $ 47 odst. 3 ($ 59 odst. 1, 2, $ 61 odst. 3) správního řádu v odvolacím rozhodnutí v tomto směru plně nevypořá- dal s rozkladovými námitkami. Výše však již byl soudem zpochybněn možný vliv vý- slechu navrženého svědka na výsledek řízení a za takové situace by takové pochy- bení samo o sobě nemělo vliv na zákon- nost napadeného rozhodnutí.
Z důvodů shora uvedených shledal Nejvyšší správní soud napadené rozhod- nutí žalovaného vydané na základě nedo- statečného hodnocení důkazů, což vedlo k nesprávnému závěru o naplnění podmí- nek pro výmaz ochranné známky. Proto rozhodnutí žalovaného podle $ 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil, a to pro vady řízení i pro ne- zákonnost. Podle odst. 4 téhož ustanovení věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Neshledal ovšem důvody pro současné zrušení rozhodnutí prvostupňového, ne- boť před jeho vydáním žalobce rozhodné doklady v úplnosti nepředložil.
Společnost s ručením omezeným C. (Španělské království) proti Úřadu průmy- slového vlastnictví o výmaz ochranné známky.