23 Cdo 963/2015
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka
Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve
věci žalobkyně Davidoff & Cie, S.A., se sídlem v Ženevě, rue de Rive 2,
CH-1204, Švýcarská konfederace, zastoupené JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou,
se sídlem v Praze 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00, proti žalované PANDA Energy
s.r.o., se sídlem v Olomouci - Lazce, Lazecká 173/39, PSČ 772 00, IČO 28584449,
zastoupené JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou, se sídlem v Olomouci,
Dukelská 891/4, PSČ 779 00, o určení, že bylo porušeno právo z duševního
vlastnictví, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 84/2012, o
dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. listopadu
2014, č. j. 3 Cmo 449/2013-110, takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 3 Cmo
449/2013-110, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2013, č. j. 21
Cm 84/2012-90, se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu
řízení.
(výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II). Soud prvního stupně zjistil, že žalobkyně je vlastníkem slovní ochranné známky
Společenství č. 365504 DAVIDOFF zapsané pro výrobky v třídě 34 a mezinárodní
slovní ochranné známky č. 477346 DAVIDOFF rovněž zapsané pro výrobky v třídě 34. Celní úřad zadržel zboží specifikované ve výroku rozsudku. Označení DADOF je
dodatečně natištěno na horní straně zelené krabičky (vnějšího obalu) a na
průhledné nálepce přilepené na lahvičce, v níž je umístěna náplň do
elektronických cigaret. Vnější obal má zelenou barvu, dominují mu nápisy Panda
Energy s.r.o. a E-Juice a obrázek pandy kouřící cigaretu. Na obalu je adresa
internetové stránky www.chytrekoureni.cz, popisky (informace o výrobku) jsou v
češtině. Kopií uvedené internetové stránky bylo zjištěno, že je zde nabízeno zboží v
krabičkách totožných jako zadržené zboží, lišících se pouze tím, že místo
nápisu E-juice je nápis De kang. U obrázku tohoto zboží je nápis Davidoff. Soud prvního stupně věc právně posoudil tak, že zadržené zboží se podobá
výrobkům, pro které je chráněna ochranná známka žalobkyně (výrobky „ke
kouření“). Označení DADOF se podobá označení Davidoff, když z něj byla použita
první a poslední slabika, tedy část slovní ochranné známky, která ji vizuálně i
při vyslovení slova DADOF dominuje. U spotřebitelů existuje pravděpodobnost
asociace mezi tímto označením a ochrannou známkou. Tento závěr podporuje
zjištění o nabízení dotčeného zboží pod označením Davidoff. Užitím označení
DADOF bylo porušeno žalobcovo právo z ochranné známky ve smyslu ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „OchrZ“). Grafická podoba označení a podoba obalu výrobku u práv uplatněných z titulu
existence slovní ochranné známky nehraje žádnou roli. S ohledem na závěr o porušení práv z ochranné známky soud prvního stupně
uzavřel, že v situaci, kterou předpokládá čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z
porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být
přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (dále jen
„nařízení č. 1383/2003“), se žalobkyně požadovaného určení domáhá právem. K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 3 Cmo 449/2013-110, opravil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod
bodem I z nesprávného Dadoff na správné DADOF. Ve věci samé rozsudek soudu
prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Z hlediska skutkového odkázal odvolací soud na zjištění soudu prvního stupně. Ztotožnil se i se závěrem, že dovozem zboží s označením DADOF došlo k zásahu do
práv žalobkyně k ochranným známkám. Za nedůvodné považoval námitky žalované, že
se soud prvního stupně nezabýval rozměry krabičky ze vzorků zajištěného zboží,
neporovnával tyto krabičky s předloženou krabičkou cigaret značky Davidoff a že
věc nehodnotil z pohledu průměrného spotřebitele.
Porovnání krabiček ve věci
nehraje roli, neboť se ve věci nejedná o to, že by spotřebitel zaměnil náplň do
elektronických cigaret s běžnými cigaretami, ale o případ, kdy označení náplně
bylo podobné foneticky i vizuálně slovním ochranným známkám žalobkyně a u
spotřebitelů mohlo vyvolat asociaci s těmito známkami, když rozdíl mezi
označením žalované a známkami žalobkyně je chybějící prostřední slabika.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Jeho přípustnost
spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného
práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací
praxe dovolacího soudu. Podle dovolatelky je touto otázkou posouzení, zda je
porušením ochranné známky výrobek, který není s ochrannou známkou zaměnitelný –
grafickou podobou označení ani grafickou podobou obalu výrobku. Důvodnost
dovolání opírá o to, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na
nesprávném právním posouzení věci. Dovolatelka stručně rekapituluje obsah svého odvolání a argumentaci soudu obou
stupňů. Vytýká jim, že se nevypořádaly s rozdílností krabiček a grafické úpravy
obalů výrobků. Dále upozorňuje na to, že ve slově DADOF není použita první a
poslední slabika slova Davidoff, neboť označení výrobků dovolatelky neobsahuje
slabiku „doff“, nýbrž „dof“. Rovněž vyjadřuje názor, že z údajů na internetové
stránce www.chytrekoureni.cz nelze dovozovat, že by zabavené zboží mělo
porušovat práva žalobkyně k duševnímu vlastnictví, navíc se na těchto stránkách
neuvádí slovo Davidoff, ale Dadof. Pokud bylo krátkou chvíli používáno slovo
Davidoff, stalo se tak nedopatřením dodavatele internetových stránek. Dovolatelka dále poukazuje na to, že se soudy obou stupňů nijak nevypořádaly s
rozdílností zadrženého zboží a zboží, pro které je zapsána ochranná známka. Dovolatelka odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 5184/2009,
ze kterého zdůrazňuje právní názor, podle kterého při posuzování, zda jednání
soutěžitele mohlo přivodit újmu spotřebitelům, je třeba vycházet z hlediska
průměrného spotřebitele, který se orientuje podle vzhledu výrobku, vzhledu
etiket a též podle ceny. Hledisko průměrného spotřebitele bere v úvahu
spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a
opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Rovněž odkázala na
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2755/2008. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§
10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu
pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona
č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále opět jen „o. s. ř.“). Nejvyšší soud po zjištění, že žalovaná podala dovolání v zákonné lhůtě (§ 240
odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.) a že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou
řádně zastoupenou advokátem, jímž bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1, 4
o. s. ř.), nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné. Podle § 237 o. s.
ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti
každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,
při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolatelka zpochybňuje řešení otázky, zda mají okolnosti užití slovního
označení vliv na posouzení možného zásahu do práv k ochranným známkám, když má
za to, že tuto otázku odvolací soud vyřešil v rozporu s ustálenou rozhodovací
praxí dovolacího soudu.
Dovolání je přípustné i důvodné. Úvodem své právního posouzení Nejvyšší soud předesílá, že se nemohl zabývat
námitkami dovolatelky, kterými zpochybňuje zjištěný skutkový stav (zpochybnění
použití slova Davidoff při internetové propagaci zboží žalované), neboť
skutkovými zjištěními od volacího soudu, resp. soudu prvního stupně je dovolací
soud vázán. V posuzované věci se žalobkyně domáhala určení, že 400 ks plastových lahviček s
aromatickou esencí do elektronických cigaret označených nápisem Dadoff (pozn.:
správně DADOF), které zadržel Celní úřad Mošnov 13. září 2012 svým rozhodnutím
sp. zn. 10960/2012-046300-023, jsou padělky. Závěr, že toto zboží jsou padělky,
odůvodňovala tím, že jím došlo k porušení práv k slovní ochranné známce
Společenství ve znění DAVIDOFF a mezinárodní slovní ochranné známce ve stejném
znění. Žalobkyně se určení uvedeného ve výroku soudu prvního stupně domáhala z důvodu,
aby zabránila propuštění zboží do volného oběhu ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z
porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být
přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (dále opět
jen „nařízení č. 1383/2003“). Byť bylo toto nařízení zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, na posuzovanou věc se aplikuje, neboť
derogační předpis je (s výjimkami) použitelný až od 1. ledna 2014. Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1383/2003 platilo, že pro účely tohoto
nařízení se „zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví“ rozumí: „padělky“,
totiž:
i) zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je
totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která
nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím
porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství, jak
stanoví nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce
Společenství, nebo podle právních předpisů členského státu, ve kterém je podána
žádost o přijetí opatření celních orgánů;
ii) jakýkoli symbol ochranné známky (včetně loga, etikety, nálepky, letáku,
návodu k použití nebo záručního listu opatřených takovým symbolem), a to i
tehdy, je-li předkládán samostatně, za stejných podmínek jako zboží zmíněné v
bodu i);
iii) obalové materiály označené ochrannými známkami padělků uvedenými
samostatně, za stejných podmínek jako zboží uvedené v bodu i). Z uvedeného jasně vyplývá, že každý padělek musí splňovat podmínku porušování
práva buď k ochranné známce Společenství, nebo k ochranné známce chráněné
vnitrostátní právním předpisem členského státu. Výslovně zmiňované nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o
ochranné známce Společenství, bylo s účinností od 13. dubna 2009 zrušeno a
nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné
známce Společenství (dále jen „nařízení č.
207/2009“), v posuzované věci se
proto použije toto pozdější nařízení. Podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 platí, že z ochranné známky
Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat
všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:… označení, u
něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství
a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou
Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně
nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou. Není pochyb o tom, že náplně do elektronických cigaret a tabák jsou podobným
zbožím, když je podobnost dána co do účelu, neboť obojí umožňuje spotřebiteli
kouřit. Je však nutno zkoumat existenci nebezpečí záměny u veřejnosti včetně
nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou. Podmínku nebezpečí záměny ochranných známek či ochranných známek a nezapsaných
označení se již mnohokrát ve své judikatuře věnoval Soudní dvůr. Podle jeho
ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny u veřejnosti posuzováno globálně,
a musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz
zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, bod 22; ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, bod 27, a ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker,
C-334/05 P, bod 34). Globální posouzení nebezpečí záměny týkající se vzhledové, sluchové nebo
pojmové podobnosti dotčených ochranných známek musí být založeno na celkovém
dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím obzvláště k jejich
rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným
spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním
posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle
ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz především
výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; Medion, bod 28, a OHIM v. Shaker, bod 35). Tato posouzení musí zohledňovat konkrétní kontext, v němž bylo označení, jež je
údajně podobné zapsané ochranné známce, užíváno [viz v tomto smyslu rozsudek
Soudního dvora ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, bod 64,
který vykládal čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, který obsahoval stejnou podmínku]. Z uvedené judikatury vyplývá, že posouzení vzhledové a sluchové podobnosti
samotné ochranné známky a označení není jediným kriteriem pro závěr o existenci
nebezpečí záměny. Pro tento závěru je nutno zohlednit všechny relevantní
faktory včetně konkrétního kontextu, v němž bylo označení, jež je údajně
podobné zapsané ochranné známce, užíváno. Na nutnost posuzování kontextu
poukazovala i dovolatelka odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna
2009, sp. zn. 23 Cdo 2755/2008 (byť byl kontext v daném případě odlišný od
posuzované věci). Zároveň platí, že pravděpodobnost asociace označení není striktnější
alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k
definování jejího rozsahu.
To znamená, že se nedá aplikovat v případě, kdy si
spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší
ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění
[výše uvedený rozsudek SABEL – při výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice č. 89/104, který obsahoval stejnou podmínku, rovněž viz rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 28, srpna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010]. Závěr o existenci nebezpečí záměny založený na pouhém posouzení vizuální a
fonetické podobnosti slov DAVIDOFF a DADOF proto nemůže být správný. Ostatně i
samotné posouzení podobnosti obou slov učiněné odvolacím soudem není zcela
správné, neboť z hlediska vizuálního posouzení není pravdou, že označení DADOF
je tvořeno první a poslední slabikou slova DAVIDOFF, když, jak správně
poukazuje dovolatelka, poslední slabikou jejího označení je „DOF“, nikoliv
„DOFF“. Soudy obou stupňů pak zcela opomněly posoudit ochrannou známku a
označení z hlediska podobnosti pojmové. Přitom při vypuštění prostřední slabiky
„VI“ je při vnímání sluchem i zrakem ztracen význam slova „DAVIDOFF“ jakožto
„západní“ transkripce příjmení východoslovanského znění majícího základ ve
jméně semitského původu David. Pojmová podobnost mezi ochrannou známkou a
označením tedy není dána. Nejvyšší soud již mnohokrát konstatoval (např. v rozsudku ze dne 28. srpna
2012, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010) že posuzování, zda existuje nebezpečí záměny
ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se
rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo
služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční
sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se
daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem
pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek Soudního dvora EU
C-210/96 ve věci „Gut Springenheide, R. T. vs. Oberkreisdirektor des Kreises
Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachtung“, v němž bylo konstatováno, že při
posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu
pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného
průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem bude v této věci kuřák, u něhož lze očekávat znalost
značek výrobků ke kouření, způsobů jejich označování a distribuce. Při zohlednění skutečnosti, že na krabičce zadrženého zboží byly dominantními
prvky nápisy Panda Energy s.r.o., E-Juice a obrázek pandy kouřící cigaretu,
nikoliv dodatečně natištěný nápis DADOF (což je právě oním konkrétním
kontextem), při absenci pojmové podobnosti a nízké míře podobnosti vizuální
nelze než dospět k závěru, že celkový dojem, který takto použitý nápis DADOF
vyvolává u průměrného spotřebitele, nezpůsobuje, i v případě asociace se
známkou DAVIDOFF, existenci nebezpečí záměny. Co se týče propagace zboží, které bylo téměř totožné se zadrženým zbožím, na
internetové stránce (na niž odkazuje krabička zadrženého zboží), s použitím
slova Davidoff, nelze tuto skutečnost zohlednit ze dvou důvodů.
Za prvé, byť
jde o zboží skoro totožné, nejedná se o zboží, které bylo zadrženo, a proto
určení, zda toto zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví žalobkyně, není
předmětem tohoto řízení. Za druhé se nejedná o označení samotného zboží ani
jeho obalu, případným padělkem by proto toto zboží být nemohlo. Vedle určení, že zadržené zboží je padělkem z důvodu porušení práv k ochranné
známce Společenství, se žalobkyně domáhala určení, že zadržení zboží je
padělkem z důvodu porušování mezinárodní ochranné známky, rovněž ve znění
DAVIDOFF. Mezinárodním ochranným známkám s účinky pro Českou republiku je v České
republice poskytnuta stejná ochrana, jako ochranným známkám národním [§ 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách) – dále jen „OchrZ“]. Podle § 8 odst. 2 písm. b) OchrZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11),
nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat…
označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a
shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a
označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně
pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení obsahuje stejné podmínky jako výše citovaný
čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a zároveň je ustanovení zákona o
ochranných známkách nutno vykládat ve světle znění (a účelu) směrnice (ohledně
nepřímého účinku směrnic viz rozsudky Soudního dvora C-106/89, ve věci
Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA,
C-240-244/98, ve věci Océano Grupo proti R. M. Q., C-212/04, ve věci K. A. a
ostatní) Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní
předpisy členských států o ochranných známkách (která nahradila směrnici Rady
č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných
známkách – z hlediska zkoumaných ustanovení obsahují obě směrnice stejné
podmínky jako nařízení č. 207/2009), lze i z hlediska zkoumání zásahu do práv k
mezinárodní ochranné známce, a tedy pro určení, zda zboží splňuje podmínky
padělku dle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1383/2003, plně odkázat na
argumentaci uvedenou ve vztahu k ochranné známce Společenství. Ze shora uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není z hlediska
uplatněných dovolacích důvodů správný. Nejvyšší soud proto podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil rozsudek odvolacího
soudu. Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i
na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud podle § 243e odst. 2 o. s. ř. i tento rozsudek a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém
rozhodnutí o věci. Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.